NEWSLETTER EMPRESARIAL DEL ESTUDIO – Diciembre 2019
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1. Marca “Almacén Natural” – Improcedencia de oposición marcaria por elementos diferenciadores.
No procede la oposición al registro de marcas por la coincidencia en los vocablos ‘Almacén Natural’ que refieren al origen de los productos y servicios que se ofrecen al público, cuando además hay elementos diferenciadores en agregados y diseños de marca.
Sumario:
1. Resulta infundada la oposición al registro de la marca mixta dedicada al reagrupamiento y venta de productos de origen natural, puesto que si bien ambas marcas comparten dos vocablos-‘Almacén Natural’-, la actora en su diseño le da mayor importancia a otros dos vocablos diferenciadores, agregando el elemento coparticipado a fines de indicarle al público el origen de los productos y servicios que ofrece, por otro lado la raíz ‘el’ de la marca oponente-inexistente en la contraria- y el diseño de marca también impresionan con carácter distintivo, no provocando riesgo de confusión ni de asociación directa o indirecta.
2. En litigios como el presente es de gran prudencia seguir el criterio jurisprudencial que sostiene que es posible formar marcas que coincidan con algún signo oponente, y que ello no provoca necesariamente confundibilidad, en tanto se adicionen ingredientes que permitan distinguir el conjunto formado de otros que lo han precedido.
Fallo:
En Buenos Aires, a los 28 días del mes de septiembre de 2017, reunidos en Acuerdo los jueces de la Sala I de esta Cámara para dictar sentencia en los autos mencionados en el epígrafe, y de conformidad con el orden del sorteo efectuado, el Juez Francisco de las Carreras, dijo:
1. La señora Silvana Teresa Raballo solicitó que se declaren infundadas las oposiciones al registro de la marca mixta (y diseño) Acta n° 3.225.855 de la clase 35, la que fue oportunamente deducida por el señor Carlos Alberto Cubau, con fundamento en la marca, también, mixta, “EL ALMACÉN NATURAL” (y diseño) Acta n° 3.225.855 para la misma clase.
La sentencia de fs. 181/185, declaró infundada la oposición deducida. Para así decidir, concluyó que si bien ambas marcas están integradas por los vocablos “ALMACÉN NATURAL” además de conformar una expresión que forma parte del lenguaje corriente de la población para identificar un local comercial que vende productos de origen natural, y que ambos términos se encuentran integrando diferentes marcas en la clase 35, corresponde considerar a dichos vocablos de uso común o generalizado, lo cual implica la imposibilidad de pretender su monopolio. Asimismo, sostuvo que si bien puede entenderse el hecho de que los litigantes se desenvuelven dentro del mismo rubro, es indudable que lo hacen en distintas zonas de influencia en atención a que la parte actora lleva a cabo su negocio en el Partido de Pilar, provincia de Buenos Aires, y el demandado despliega su actividad en el sur del país, más precisamente en las localidades de Villa La Angostura y San Martín de los Andes.Finalmente, agregó que la expresión “GOOD & GREEN” es la que sobresale nítidamente dentro del conjunto de la actora, y dichos vocablos son los que desempeñan más cabalmente la función marcaria atrayendo la atención de los compradores, viniendo a jugar el papel de “mot vedette”, toda vez que el resto de las palabras (“ALMACÉN NATURAL”) conforman un conjunto de expresiones de uso común.
2. Contra lo allí resuelto apeló la demandada, agraviándose a fs. 203/211, escrito que fue replicado por la contraria a fs. 213/218.
Circunscribe su disenso a que: 1) la juez de grado atribuye erróneamente el carácter de uso común al conjunto “ALMACÉN NATURAL” para identificar servicios de la clase 35 int., la magistrada sostiene que el conjunto “ALMACÉN NATURAL” son “el listado” de marcas señalado por la actora en su escrito de inicio el cual carece de toda aptitud probatoria y el informe del INPI agregado a fs. 135 y 147; 2) la señora jueza no pudo inferir que del informe del INPI surgía que el conjunto “ALMACÉN NATURAL” revestiría el carácter de uso común en razón de la cantidad de marcas registradas en la clase que la contienen, es por ello que arbitrariamente las separó y obviamente en ese sentido -en forma individual esas palabras son de uso generalizado y no podrían monopolizarse, no así el conjunto de ellas; 3) se agravia del argumento para permitir el registro cuestionado, el hecho de que la explotación comercial que realizan las partes sea en diferentes zonas geográficas y/o influencia.No debe descartarse hoy en día en virtud de los adelantos tecnológicos cualquiera puede comercializar sus productos o servicios en todo el país contando simplemente con una página de internet, lo cual de hecho lo hacen las partes; y, finalmente, 4) se queja de la afirmación de la juez aquo para sostener la inconfundibilidad, en cuanto al hecho de que la actora ya viene utilizando la expresión Good & Green Almacén Natural (y diseño) desde hace tiempo en forma pública, pacífica y ostensible.
3. El conflicto planteado en autos consiste en determinar si la marca (y diseño) “servicios de reagrupamiento, por cuenta de terceros, de productos de origen natural (con excepción de su transporte), permitiendo a los consumidores examinar y comprar estos productos con comodidad; estos servicios pueden ser presentados por comercios al por menor, por comercios al por mayor, por medios de electrónicos, por ejemplo por medio de sitios web o programas de televenta”, solicitada para distinguir productos en la clase 35, se confunde con la marca (y diseño) solamente “reagrupamiento por cuenta de terceros de productos (con excepción de su transporte), en un solo ámbito permitiendo a los consumidores examinar y comprar tales productos con comodidad; provisión de información y asesoramiento a posibles compradores de artículos diversos desde una base de datos o vía internet u otro medio”, registradas para identificar productos en la misma clase.
4. El principio liminar en esta materia indica que las marcas deben cotejarse en su integridad y desde la perspectiva del público consumidor (cfr. Sala II, causas 4397 y 4751, del 26/10 y 26/10 y 24/8/1976; y esta Sala, causas 41.858/95, del 22/4/99 y 587/97, del 14/3/00, entre otras). En este concreto litigio, creo de gran prudencia seguir el criterio jurisprudencial que sostiene que es posible formar marcas que coincidan con algún signo oponente, y que ello no provoca necesariamente confundibilidad, en tanto se adicionen ingredientes que permitan distinguir el conjunto formado de otros que lo han precedido (conf.Sala 1, causa 2800/97 del 5/10/99, causa n1 5793/97 del 9/2/02, causa 29.528/95 del 28/10/13, entre otros).
La comparación pasa, entonces, por establecer si el conjunto de la pretensora tiene suficiente fuerza diferenciadora respecto del de su oponente para autorizar su registro.
Si bien ambas marcas comparten el elemento “Almacén Natural”, la actora en su diseño le da mayor importancia a los vocablos GOOD & GREEN, pues le agrega el elemento coparticipado para indicarle al público el origen de los productos y servicios que ofrece. A ello, corresponde agregar que a fs. 135 surgen marcas solicitas y concedidas en la clase 35 que contienen, también, los vocablos “Almacén” y “Natural”.
La raíz “El” y el diseño de la marca oponente, también, impresionan con carácter distintivo y mi conclusión es que los conjuntos, apreciados sin desmembraciones y sucesivamente, no provocan riesgo de confusión ni de asociación directa o indirecta.
En las condiciones expuestas, expreso mi voto en el sentido de desestimar el recurso de la parte demandada y confirmar la sentencia apelada en todo cuanto ha sido materia de agravio. Las costas generadas en esta instancia se impondrán a la accionada, de conformidad con el principio objetivo de derrota (artículo 68, primer párrafo, del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación).
Los doctores María Susana Najurieta y Ricardo Víctor Guarinoni adhieren al voto que antecede.
En mérito de lo deliberado, y de las conclusiones del acuerdo precedente, el Tribunal RESUELVE: Desestimar la apelación deducida, con costas.
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2. International IP Law Section in English
TM Developments In Argentina. Recent regulations.
Recent regulations in Argentina (Resolution 123/19, implementing Decree 242/19) simplify and speed-up the procedures for trademark (TM) registration and renewal, among other practical aspects. They are effective from June 3, 2019.
Modification of the Terms to Answer Official Notices.
The 10 year period of renewed trademarks will be counted as from the renewal due date of the registration being renewed (not as from the date on which the renewal application is accepted). The INPI (National Trademark Office) will be entitled to allow the partial registration of a trademark application.
The period to answer objections issued by the INPI due to formal defects is shortened to 10 working days.
The period to answer an office action issued by the INPI on the basis of the substantive analysis of the TM application is 30 calendar days. These time extensions are available: 1° extension: 10 calendar days, 2° extension: 5 calendar days.
If in addition to the objections raised by the INPI the application has received oppositions, the term to file a response is 3 months.
Mid-Term Declaration of Use
It is now required the filing of an affidavit between the fifth and the sixth year as from the registration date. It is mandatory for all TM granted as of January 12, 2013. Renewal applications shall not be accepted if the 5th-year declaration of use is missing.
It will be possible to file the affidavit of use later on. Yet, as of January 12, 2020, the Trademark Office will require the payment of additional official fees for each year in breach of the obligation to file the affidavit of use.
If the TM has been used in Argentina the 5th-year use declaration should be filed and the official fees must be paid.
If the TM has not been used in Argentina is subject to a potential partial or total non-use cancellation action either ex officio by the Trademark Office or at the request of a third party.
And to proceed with the renewal of a trademark registration the INPI shall accept a mid-term declaration of “non use”.
Nullity Actions
The INPI is entitled to solve on nullity issues only when the registered trademark infringes the provisions of the Trademark Law.
TM Renewal
Renewal applications may be filed within 6 months, prior to or after the renewal due date of the registration.
Cancellation Actions Based on Non-Use of the TM
Non-use cancellation actions of any type, seeking either the partial or complete cancellation for lack of use of a trademark registration, should be filed with the INPI. The INPI still has to establish the procedure for these cases.